本文由 Greenberg Traurig LLP 美國(guó)波士頓辦事處股東 Roman Fayerberg、Greenberg Traurig LLP 達(dá)拉斯辦事處股東 Todd Basile 和 Greenberg Traurig 波士頓辦事處合伙人 Richard Brooks 撰寫。Greenberg Traurig是一家領(lǐng)先的律師事務(wù)所，在美國(guó)、歐洲和中東、拉丁美洲和亞洲的 45 個(gè)地點(diǎn)擁有 2650 多名律師。

強(qiáng)大的專利組合是新興機(jī)器人公司成長(zhǎng)和成功的關(guān)鍵，但建立這樣的專利組合需要策略、時(shí)間和金錢。

在全球科技界公認(rèn)的快速發(fā)展領(lǐng)域中，機(jī)器人技術(shù)無(wú)疑名列前茅，且其發(fā)展勢(shì)頭持續(xù)高漲。這一技術(shù)已經(jīng)成為諸多行業(yè)的核心力量，從自動(dòng)化、人工智能，到安全、制造業(yè)、電子和醫(yī)藥。根據(jù)納斯達(dá)克的報(bào)告，預(yù)計(jì)機(jī)器人技術(shù)在未來十年里將以22.8%的年增長(zhǎng)率在全球范圍內(nèi)拓展。預(yù)計(jì)，到2030年，由于行業(yè)發(fā)展的需要，機(jī)器人行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2140億美元。

在眾多新興機(jī)器人公司中，擁有強(qiáng)大的專利組合是其成長(zhǎng)和成功的關(guān)鍵要素，然而，構(gòu)建這樣的專利組合需要策略、時(shí)間和資金的投入。全方位審查和理解公司的具體業(yè)務(wù)目標(biāo)、機(jī)器人行業(yè)的狀況以及特定國(guó)家或地區(qū)的專利法規(guī)，都是保證資源分配恰當(dāng)以及專利組合申請(qǐng)策略滿足公司需求的重要因素。

本文意在為在美國(guó)及其他國(guó)家和地區(qū)制定專利申請(qǐng)策略提供參考。

專利申請(qǐng)基礎(chǔ)

為何申請(qǐng)專利？已授權(quán)的專利賦予了專利持有人在授權(quán)國(guó)家制造、使用或銷售受保護(hù)發(fā)明（如新型機(jī)器人技術(shù)）的獨(dú)家權(quán)利，從而使公司相比競(jìng)爭(zhēng)者擁有更大的優(yōu)勢(shì)，并吸引投資者的興趣。然而，強(qiáng)大的專利組合不僅可以保護(hù)專利權(quán)人的技術(shù)不被復(fù)制，也可以作為交叉許可或合作機(jī)會(huì)的籌碼，為專利權(quán)人提供獲取其他技術(shù)的可能。

何時(shí)申請(qǐng)專利。在大多數(shù)司法管轄區(qū)，已授權(quán)專利的有效期從專利申請(qǐng)?zhí)峤恢掌?0年后到期。公司可能會(huì)選擇在研發(fā)階段延遲提交其發(fā)明的專利申請(qǐng)，以便在產(chǎn)品更加成熟和有利可圖時(shí)專利仍然有效。然而，這種策略的缺點(diǎn)是擴(kuò)大了現(xiàn)有技術(shù)的范圍，可能導(dǎo)致現(xiàn)有技術(shù)的保護(hù)范圍縮窄，甚至完全不予保護(hù)。

在產(chǎn)品或發(fā)明研發(fā)階段，另一種常見的忽視是在提交專利申請(qǐng)之前公開披露發(fā)明。公開披露可以是發(fā)表的文章、展示文稿或銷售要約。在美國(guó)，申請(qǐng)前公開披露不一定會(huì)致命，因?yàn)槊绹?guó)在申請(qǐng)人的披露之前允許有一年的寬限期。相比之下，包括歐洲、日本和中國(guó)在內(nèi)的許多其他司法管轄區(qū)在確定什么是現(xiàn)有技術(shù)時(shí)實(shí)行“絕對(duì)新穎性”標(biāo)準(zhǔn)。因此，這些司法管轄區(qū)的現(xiàn)有技術(shù)包括在專利申請(qǐng)?zhí)峤蝗掌谥霸谌蛉魏蔚胤接傻谌交驅(qū)＠暾?qǐng)人本人公開給大眾的所有內(nèi)容。

如果申請(qǐng)人希望在現(xiàn)有技術(shù)和公開披露之前申請(qǐng)專利，他們應(yīng)盡早提交申請(qǐng)。在提交專利申請(qǐng)之前，無(wú)需將發(fā)明實(shí)際付諸實(shí)踐。因此，一旦發(fā)明完全構(gòu)思出來，公司就應(yīng)該考慮啟動(dòng)申請(qǐng)程序。

專利申請(qǐng)的類型

實(shí)用專利申請(qǐng)涵蓋技術(shù)的工作原理，在美國(guó)，實(shí)用專利申請(qǐng)通常分為兩類，即臨時(shí)申請(qǐng)和非臨時(shí)申請(qǐng)。理解這兩者之間的差別對(duì)于制定申請(qǐng)策略至關(guān)重要。外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)也可以覆蓋產(chǎn)品的裝飾設(shè)計(jì)。

臨時(shí)申請(qǐng)

臨時(shí)專利申請(qǐng)是一種較為非正式的專利申請(qǐng)，可以提交給美國(guó)專利商標(biāo)局（USPTO）以確定發(fā)明的優(yōu)先權(quán)日期。臨時(shí)專利申請(qǐng)是特別的，它不受美國(guó)專利商標(biāo)局的審查，也不能成為已授權(quán)的專利。相反，臨時(shí)申請(qǐng)可以在申請(qǐng)日期起的十二個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)為非臨時(shí)專利申請(qǐng)，然后進(jìn)行審查和授權(quán)。

一般來說，臨時(shí)申請(qǐng)應(yīng)盡可能詳盡。但是，臨時(shí)申請(qǐng)所需的手續(xù)比非臨時(shí)申請(qǐng)少。盡管至少一些權(quán)利要求可能有助于定義發(fā)明，但臨時(shí)申請(qǐng)可以只作為說明書提交，不含針對(duì)發(fā)明的權(quán)利要求，并配有非正式附圖。

雖然臨時(shí)申請(qǐng)不會(huì)接受審查，但它對(duì)于確定一個(gè)或多個(gè)非臨時(shí)申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)的早期有效申請(qǐng)日期仍然有用。優(yōu)先權(quán)日期至關(guān)重要，因?yàn)樗糜诖_定哪些現(xiàn)有技術(shù)可以用于非臨時(shí)申請(qǐng)。例如，根據(jù)臨時(shí)申請(qǐng)的早期有效申請(qǐng)日期，可以限制現(xiàn)有技術(shù)的范圍，使其不超過臨時(shí)申請(qǐng)的申請(qǐng)日期，而非非臨時(shí)申請(qǐng)的實(shí)際申請(qǐng)日期。此外，臨時(shí)申請(qǐng)的一年期限不會(huì)計(jì)入對(duì)臨時(shí)優(yōu)先權(quán)的非臨時(shí)申請(qǐng)的二十年期限，從而有效延長(zhǎng)了專利的保護(hù)期限。

非臨時(shí)性專利申請(qǐng)

正如前述，非臨時(shí)性專利申請(qǐng)可以要求臨時(shí)性申請(qǐng)的權(quán)益、外國(guó)申請(qǐng)的權(quán)益，或者作為一份初始的申請(qǐng)?zhí)峤?。與臨時(shí)性申請(qǐng)的主要區(qū)別在于，非臨時(shí)性申請(qǐng)必須含有一項(xiàng)或多項(xiàng)權(quán)利主張，這些主張將由美國(guó)專利及商標(biāo)局進(jìn)行可專利性審查。在審查過程中，審查官會(huì)將申請(qǐng)的權(quán)利主張與現(xiàn)存技術(shù)進(jìn)行比對(duì)，以判斷這些權(quán)利主張的新穎性和獨(dú)創(chuàng)性，同時(shí)申請(qǐng)人有權(quán)對(duì)審查結(jié)果進(jìn)行辯論和/或修改權(quán)利主張。

一旦提交非臨時(shí)性申請(qǐng)，申請(qǐng)人通常無(wú)法對(duì)公開內(nèi)容進(jìn)行任何實(shí)質(zhì)性更改或補(bǔ)充。也就是說，如果在審查過程中需要修改權(quán)利主張，申請(qǐng)人必須受限于非臨時(shí)性申請(qǐng)的披露范圍，并且不能超出已經(jīng)提交的非臨時(shí)性申請(qǐng)的披露內(nèi)容。因此，盡可能詳細(xì)地描述發(fā)明在申請(qǐng)時(shí)至關(guān)重要。

在非臨時(shí)性申請(qǐng)審查期間，可以提交一項(xiàng)或多項(xiàng)后續(xù)申請(qǐng)，包括繼續(xù)性申請(qǐng)、部分繼續(xù)性申請(qǐng)和分案申請(qǐng)。通常這類申請(qǐng)的提交，是為了追求與母申請(qǐng)或初始非臨時(shí)性申請(qǐng)中獲得的權(quán)利主張有所區(qū)別的新的權(quán)利主張。這些后續(xù)申請(qǐng)可以策略性地提交，以此追求本次發(fā)明的不同實(shí)現(xiàn)方式和特性。因此，非臨時(shí)性申請(qǐng)的公開內(nèi)容應(yīng)盡可能全面，以便能夠充分支持任何可能在后續(xù)申請(qǐng)中值得追求的實(shí)現(xiàn)方式。

非臨時(shí)性申請(qǐng)可以作為美國(guó)非臨時(shí)性申請(qǐng)和/或?qū)＠献鳁l約（PCT）申請(qǐng)直接在美國(guó)提交。如果只作為PCT申請(qǐng)?zhí)峤?，則可以在最早的優(yōu)先權(quán)日期起30個(gè)月內(nèi)，根據(jù)PCT申請(qǐng)?zhí)峤幻绹?guó)的非臨時(shí)性申請(qǐng)，以及其他法律管轄區(qū)的非臨時(shí)性申請(qǐng)。這種做法可能節(jié)省申請(qǐng)費(fèi)用，但同時(shí)也可能延遲美國(guó)申請(qǐng)的審查過程。

國(guó)內(nèi)申請(qǐng)策略

新興的機(jī)器人公司可以根據(jù)其財(cái)務(wù)狀況，以及產(chǎn)品在開發(fā)和發(fā)布方面的成熟程度，對(duì)上述申請(qǐng)選項(xiàng)進(jìn)行策略性選擇。

利用臨時(shí)性和非臨時(shí)性專利申請(qǐng)

由于臨時(shí)性申請(qǐng)所需的手續(xù)較少且申請(qǐng)費(fèi)用較低，因此通常先選擇提交臨時(shí)性申請(qǐng)以啟動(dòng)專利程序。申請(qǐng)人可以利用12個(gè)月的時(shí)間將臨時(shí)性申請(qǐng)轉(zhuǎn)化為非臨時(shí)性申請(qǐng)，以此優(yōu)化臨時(shí)性申請(qǐng)所涵蓋的發(fā)明的商業(yè)實(shí)現(xiàn)，更全面地了解該申請(qǐng)所涵蓋的產(chǎn)品的商業(yè)價(jià)值。例如，申請(qǐng)人可以在這段時(shí)間內(nèi)改進(jìn)和測(cè)試產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，評(píng)估市場(chǎng)以確定產(chǎn)品的商業(yè)可行性，并從投資者那里獲得資金，以便在十二個(gè)月內(nèi)推出產(chǎn)品并將臨時(shí)性申請(qǐng)轉(zhuǎn)化為非臨時(shí)性申請(qǐng)。

如果在十二個(gè)月的轉(zhuǎn)換期內(nèi)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了改進(jìn)或更改，則可以提交要求臨時(shí)性申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)的非臨時(shí)性申請(qǐng)，以及涵蓋這些更改的更新規(guī)格。然而，重要的是要認(rèn)識(shí)到，只有在臨時(shí)性申請(qǐng)的描述中得到充分支持的情況下，非臨時(shí)性申請(qǐng)中的權(quán)利主張才會(huì)被授予在先提交的臨時(shí)性申請(qǐng)的申請(qǐng)日期。因此，對(duì)于非臨時(shí)性申請(qǐng)中首次公開的主題，任何權(quán)利主張都將被授予非臨時(shí)性申請(qǐng)而非臨時(shí)性申請(qǐng)的申請(qǐng)日。這就意味著應(yīng)盡可能詳細(xì)地起草臨時(shí)性申請(qǐng)，最好包含類似于將在非臨時(shí)性申請(qǐng)中提交的詳細(xì)說明，以便在臨時(shí)性申請(qǐng)中支持非臨時(shí)性申請(qǐng)的所有或盡可能多的權(quán)利主張，并能夠授予臨時(shí)性申請(qǐng)的申請(qǐng)日期。此外，申請(qǐng)人還可以在變化發(fā)生時(shí)提交額外的臨時(shí)性申請(qǐng)，并請(qǐng)求對(duì)多個(gè)臨時(shí)性申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。

然而，如果公司具備必要的資金，并且一項(xiàng)發(fā)明已經(jīng)得到充分的開發(fā)，那么12個(gè)月的轉(zhuǎn)換期對(duì)申請(qǐng)人來說幾乎沒有好處，最好立即提交對(duì)該發(fā)明的非臨時(shí)性申請(qǐng)。通過消除潛在的臨時(shí)性申請(qǐng)和相關(guān)的十二個(gè)月轉(zhuǎn)換窗口，非臨時(shí)性申請(qǐng)將得到審查，并有望盡快發(fā)布。

審查程序

一旦提交了非臨時(shí)性申請(qǐng)，美國(guó)專利及商標(biāo)局就會(huì)審查申請(qǐng)的權(quán)利主張，并啟動(dòng)起訴程序。申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)知道，從提交非臨時(shí)性申請(qǐng)（或在外國(guó)法律管轄區(qū)的直接或國(guó)有化申請(qǐng)）到申請(qǐng)被完全起訴并發(fā)展成為已授予的專利，通常需要數(shù)年的時(shí)間。但是，也有加快審查和起訴程序的選擇。

Track One程序

在處理美國(guó)申請(qǐng)時(shí)，申請(qǐng)人可以請(qǐng)求參加美國(guó)專利及商標(biāo)局的Track One程序。在提交申請(qǐng)或提交審查請(qǐng)求的時(shí)候，都可以提出參與Track One的請(qǐng)求。Track One程序在提交參與該計(jì)劃的請(qǐng)求后的十二個(gè)月內(nèi)，為申請(qǐng)?zhí)峁┳罱K處理結(jié)果（通知允許或者通知最終拒絕）。如果在回復(fù)辦公室行動(dòng)時(shí)延長(zhǎng)了時(shí)間，或者如果權(quán)利主張被修改為包括超過四項(xiàng)獨(dú)立的權(quán)利主張或總共超過三十項(xiàng)的權(quán)利主張，那么申請(qǐng)人就放棄了Track One程序。在Track One期間，可以對(duì)權(quán)利主張進(jìn)行嚴(yán)格的修改，以確保在十二個(gè)月內(nèi)快速獲得授權(quán)。然后，可以提交一項(xiàng)或多項(xiàng)后續(xù)申請(qǐng)，以尋求更廣泛的保護(hù)范圍。

專利審查快速通道（PPH）

對(duì)于在多個(gè)國(guó)家或地區(qū)提交申請(qǐng)的申請(qǐng)人，PPH計(jì)劃可能是簡(jiǎn)化和加快跨法律管轄區(qū)起訴的有效方式。PPH是參與法律管轄區(qū)（包括美國(guó)、PCT、中國(guó)、日本、韓國(guó)和歐洲專利局）之間的協(xié)議，允許申請(qǐng)人在第二個(gè)司法管轄區(qū)的實(shí)質(zhì)審查尚未開始的情況下，請(qǐng)求加快審查在第一個(gè)司法管轄區(qū)對(duì)實(shí)質(zhì)上相應(yīng)的權(quán)利主張做出有利決定的審查。例如，基于國(guó)際檢索權(quán)威機(jī)構(gòu)（WOISA）對(duì)PCT申請(qǐng)權(quán)利主張的書面意見中的有利意見，在處理相應(yīng)的美國(guó)非臨時(shí)性申請(qǐng)時(shí)，可能會(huì)要求參與PPH計(jì)劃。

外國(guó)申請(qǐng)策略

由于美國(guó)專利所提供的保護(hù)范圍僅限于美國(guó)，因此許多公司也在其他國(guó)家申請(qǐng)。在外國(guó)法律管轄區(qū)提交專利申請(qǐng)有兩種方式。一種是提交PCT申請(qǐng)，然后可以在多個(gè)國(guó)家或地區(qū)進(jìn)行國(guó)家化處理；另一種是直接在外國(guó)提交申請(qǐng)。申請(qǐng)人需要支付申請(qǐng)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、翻譯費(fèi)，以及可能需要在每個(gè)國(guó)家或地區(qū)協(xié)助申請(qǐng)的外國(guó)律師的費(fèi)用。因此，為了正確分配資金，申請(qǐng)人需要仔細(xì)確定哪些國(guó)家是其產(chǎn)品的關(guān)鍵銷售或制造市場(chǎng)。

PCT申請(qǐng)

提交PCT申請(qǐng)將賦予在PCT成員國(guó)家提交申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。PCT申請(qǐng)?zhí)峁┝艘粋€(gè)與美國(guó)非臨時(shí)性申請(qǐng)相似的發(fā)明公開，但是在30個(gè)月的時(shí)間內(nèi)可以選擇要進(jìn)入的國(guó)家。這為申請(qǐng)人提供了額外的時(shí)間來決定在哪些國(guó)家進(jìn)行國(guó)家化處理。盡管PCT申請(qǐng)比直接在國(guó)家或地區(qū)提交申請(qǐng)更昂貴，但是如果要在許多國(guó)家提交申請(qǐng)，那么PCT可能會(huì)比直接提交更為經(jīng)濟(jì)。

直接國(guó)家或地區(qū)申請(qǐng)

直接在一個(gè)國(guó)家或地區(qū)提交申請(qǐng)是另一種方法。這通常需要在提交美國(guó)臨時(shí)性申請(qǐng)的12個(gè)月內(nèi)，或者在提交美國(guó)非臨時(shí)性申請(qǐng)的12個(gè)月內(nèi)完成。這種方法可能會(huì)減少成本，特別是當(dāng)申請(qǐng)人只在少數(shù)幾個(gè)國(guó)家提交申請(qǐng)時(shí)。

總結(jié)

在提交專利申請(qǐng)時(shí)，新興的機(jī)器人公司需要仔細(xì)考慮其發(fā)明的商業(yè)實(shí)現(xiàn)方式、預(yù)期的審查程序、以及在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)上的潛在市場(chǎng)。通過合理的利用臨時(shí)性申請(qǐng)、非臨時(shí)性申請(qǐng)、PCT申請(qǐng)和外國(guó)專利申請(qǐng)，這些公司可以建立強(qiáng)大的專利組合，以保護(hù)其在機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域的投資。